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怎样对实用新型专利侵权理由抗辩

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确定被告的抗辩理由是否成立


对于原告的侵权主张,被告的抗辩包括但不限于以下几种:现有技术抗辩、抵触申请抗辩、先用权抗辩、合法来源抗辩等。具体论述如下。

(一)   现有技术抗辩


根据《专利法》第六十七条规定:在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。


根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条规定,被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。


上述为现有技术抗辩的相关法条规定,在认定现有技术是否成立时关键在于判断被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征是否相同或者无实质性差异,而判断“无实质性差异”是众多案件的争议焦点。司法实务中,“无实质性差异”可以认为“等同”、“与公知常识的简单组合”、“容易联想到的技术方案”、 “本领域可直接置换的惯有技术手段”等等,具体分析如下。


“无实质性差异”可认为是“等同”


根据北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》第137条的规定,现有技术抗辩,是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同的,应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术,被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。


这里的“等同”概念和第三部分中的“等同”概念一致。


例如,在汕头市澄海区乐吉儿动漫文化有限公司与王代囊侵害实用新型专利权纠纷一案[12]中,法院认为,判定现有技术抗辩能否成立,需以涉案专利权的保护范围作为参照,确定被诉侵权技术方案中被指控落入涉案专利权保护范围的技术特征,并判断现有技术是否公开了与之相同或者等同的技术特征,也就是说,现有技术抗辩是将被诉侵权技术方案与现有技术进行比对,而不是将现有技术与专利技术进行比对。


“无实质性差异”可认为是“与公知常识的简单组合”


根据北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》第137条的规定,现有技术抗辩,是指所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的,应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术,被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。


例如,在广州市恒欣电子有限公司与广东眼镜蛇实业有限公司侵害实用新型专利权纠纷一案[13]中,法院认为,所谓现有技术抗辩,是指被诉侵权产品落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,或者所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合,应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术。


“无实质性差异”可认为是“本领域可直接置换的惯有技术手段”


在佛山市顺德区华申电器制造有限公司、佛山市易豆科技有限公司与浙江小智电器科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷一案[14]中,法院认为,在进行现有技术抗辩的判断时,被诉侵权技术方案中与专利权保护范围无关的技术特征无需考虑。被诉落入专利权保护范围的某一技术特征,与一项现有技术方案中相应的技术特征对比,若二者存在区别,但该区别仅是本领域中可直接置换的惯用手段,则属于二者无实质性差异的情形。


本案中,被诉侵权技术方案的弹簧、弹珠式卡夹结构与现有技术的弹片、突起式卡夹结构并无实质性差异,属于能够直接替换的惯用手段,所属领域技术人员能够根据需要选用不同的弹性元件及其对应的结构,因而属于无实质性差异的情形。


“无实质性差异”可认为是“容易联想到的替换手段”


有法院判决认为“无实质性差异”可认为是容易联想到的替换手段。例如,在佛山欧亚特机械设备有限公司与叶志华、广东增峰智能装备有限公司侵害实用新型专利权纠纷一案[15]中,法院认为,将被诉侵权产品用夹刀介子固定锯片的技术特征与现有技术方案的相应技术特征进行对比:被诉产品通过夹刀介子夹紧锯片,现有设计中通过联轴器尾端宽面与垫片夹紧锯片,二者均为一种利用转轴前端的夹紧件固定锯片的方式,手段基本相同,均能实现转子旋转带动夹紧件及锯片一并旋转的功能,且属于该领域普通技术人员容易联想到的替换手段,二者在技术特征上无实质性差异。因此,应认定被诉侵权技术属于现有技术。

(二)   抵触申请抗辩


所谓抵触申请,是指就专利同样的发明创造,在申请日以前向国务院专利行政部门提出,且记载在申请日后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中的专利申请。


虽然现行法未将抵触申请抗辩确立为不侵权抗辩之法定类型,但是由于抵触申请设计与现有设计均可以用于评价案涉授权设计的新颖性。故,如果被诉设计已被抵触申请设计所公开,则相应地被诉设计也不应被纳入权利人主张保护的专利权的保护范围。因此,被诉侵权人以其实施的设计属于抵触申请设计为由,主张未侵犯涉案专利权的,人民法院可以参照适用法律、司法解释有关现有技术抗辩的规定,对抵触申请抗辩进行审查[16]


根据上述法条可知,对抵触申请抗辩进行审查时,可参照现有技术抗辩的相关规定。而现有技术抗辩主要是判定是否存在“无实质性差异”,因而在抵触申请抗辩审查时,是否构成“无实质性差异”则是审查重点。


例如,广东商旅宝健康科技有限公司与深圳市晶豪塑胶制品有限公司侵害外观设计专利纠纷一案[17]中,被诉产品设计与名为“护颈枕(航空)”的CN303262563S外观设计的上述区别设计特征,已经使两者从整体视觉效果上观察而言存在实质性的差异,参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第二款的规定,应当认定晶豪公司的抵触申请设计抗辩不能成立


再如,在余栋豪与江门市新会区双水富迎香行侵害外观设计专利权纠纷一案[18]中,法院认为,被告提供的文献号为CN302859311S的对比专利设计申请日为2014年1月3日,授权公告日为2014年6月25日,其申请日早于原告专利申请日(2014年3月27日),授权公告日晚于原告专利申请日,故该外观计相对于本专利而言属于抵触申请中的设计方案。因抵触申请能够破坏对比设计的新颖性,导致在后申请不能获得专利授权,与现有设计具有相同的性质,因此可以参照适用我国专利法关于现有设计的相关规定进行处理。


本案中,将被诉侵权产品设计与对比专利设计相比,两者的主要区别在于,被诉侵权产品的香体部位均由多个纵向排列的、凸起的外圆内方铜钱状图案连接而成,而根据对比专利的专利证书所附的立体图观察,对比专利是由完整的圆形通过圆弧两端外切连接,在圆形中部有正方形图案,正方形四边每边各有一个文字。上述差别在整体视觉效果上区别明显,以一般消费者的知识水平和认知能力判断,两者不相同亦不近似。因此,被告关于抵触申请的抗辩不成立,法院不予采纳。


(三)先用权抗辩


先用权抗辩若要成立必须满足以下两方面条件:一是已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,二是仅在原有范围内继续制造、使用。这两方面相辅相成,缺一不可[19]


被告要证明其满足以上两个条件,需提供证据予以证明。被告在证明“”已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备”时所提交的单方制作的证据,不宜被简单否定其效力。被告在证明“仅在原有范围内继续制造、使用”时,其证明标准不宜过高,以合理性为判断标准。


例如,在东莞市乐放实业有限公司与深圳市赛源电子有限公司侵害实用新型专利权纠纷一案[20]中,法院认为,在先用权抗辩中,被诉侵权人在自行研发产品过程中形成的技术图纸、工艺文件、检验报告等,均属于研发过程中形成的技术文件,由被诉侵权人单方制作形成符合常理,其在产品未正式制造、销售前不对外公开亦符合产品研发的客观情况,在审查其证据效力时应结合其他相关证据综合判断,不能仅因相关技术图纸、工艺文件、检验报告系单方制作而简单否定其证明效力。


另外,由于原有范围的认定往往涉及过去某一时点之前存在的生产模具、生产数量、厂房面积等客观情况,故对“仅在原有范围内继续制造、使用”相关事实查明,应结合双方当事人的诉辩主张以及案件的具体情况综合分配证明责任。在先用权人已经尽力举证、所举证据能够初步证明“原有范围”存在合理性且专利权人没有提供相反证据予以推翻的情况下,可以认定先用权人并未超出原有范围制造、使用。


(四)合法来源抗辩


对于使用人、销售者、许诺销售者,其可以主张合法来源抗辩。若合法来源抗辩成立,则不用承担赔偿责任,但需要支付给原告因诉讼支出的合理费用。


对于合法来源抗辩的审查,法院会从主客观要件同时进行审查,即若要符合合法来源抗辩,则需要满足主客观要件的要求,具体而言:

1. 客观要件上,法院要审查被诉产品的来源是否明确及能否披露确切的源头。

2. 主观要件上,法院要审查销售者和许诺销售者是否具有主观善意。对于主观要件,侵权人在主观上是否“实际不知道且不应当知道”,亦应充分考量。通常,主观状态较难通过直接证据证明,但可通过其客观行为加以判断,且行为人是否尽到合理注意义务,须与行为人的身份、行为性质等相适应,必须具体案情具体分析,不能一概而论。


例如,在深圳市凯博科技有限公司与李江涛、深圳市早禾科技有限公司侵犯其侵害外观设计专利权纠纷一案,法院认为,主观要件上,早禾公司的经营范围显示其并无生产被诉侵权产品的能力,车载手机支架属公开市场上流通量较大的小商品,单价不高且价格浮动性较大,在案亦无证据证明专利外观知名度较高,早禾公司知道被诉产品为侵权产品,符合合法来源抗辩的客观要件。


客观要件上,现有证据能够形成证据链条高度盖然性地证明本案被诉侵权产品来源于深圳市桦宜达科技有限公司,该公司通过微信、网店等渠道销售被诉侵权产品,本案被诉侵权产品的来源明确,符合合法来源抗辩的客观要件。


结论综上所述,在专利侵权认定中,关于确定专利权的保护范围和确定侵权产品或方法是否落入专利权的保护范围的认定中,发明专利、实用新型专利的认定与外观设计专利的侵权认定规则不同。然而,在确定被告的抗辩理由是否成立时,发明专利、实用新型专利的认定与外观设计专利的认定相同,因而,在确定被告的抗辩理由是否成立这一部分,本文也选用了部分外观设计专利案例进行解。

另外,法院根据上述侵权判定规则对被控侵权行为是否构成侵权进行判定之后,会对被控侵权行为以及损害赔偿金额进行认定。

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